LED专利战火都烧成这样了，你还在问“337调查”为何物？
新兴产业智库
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2016-08-11
上周，智库君为大家奉上了《全球LED专利案频发，谁是这大半年来的最“好战分子”?(附企业专利表)》一文，列举了上半年众多专利纠纷案例，以及国内LED企业的专利现状。该文所列案例当中，包括了一宗最近新鲜热辣的被申请人费特电气公司和其亚洲供应商东贝光电科技有限公司有关侵犯专利和发布虚假广告的控诉。
据称，8月2日，科锐公司收到了美国国际贸易委员会有关337-TA-947(部分LED产品及其同类组件)调查案的初步裁定通知。其中，ITC法官的判决结果显示，费特和东贝已被裁定违反关税法第337节。
事实上，回溯自1997年开始，美国境内的LED专利诉讼案件就在不断攀升，并且在2008年2月，首次波及到了中国企业。资料显示，2008年以来，中国LED企业已在不知不觉间多次遭受美国的337调查。
从整体上看，一直以来被诉企业多是珠三角等LED产业发达地区，且多为中小型企业。然而，中国LED企业在应对此类关乎整个产业的事件时，一般选择了采取了回避和冷漠的态度，积极应诉的并不多见。经研究总结发现，美国对华337调查有着简便性、歧视性、严厉性、广泛性和持续性等特点。
在实践当中，337调查也呈现出调查数量上升、专利侵权为主要诉由、涉案产业高技术化等趋势。由于中国的产业基础和知识产权实力相对薄弱，中国企业在对外出口时经常会面临知识产权壁垒，尤其是美国关税法337条款针对中国LED企业进行的调查及救济措施，让中国LED出口企业没少吃苦头。
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据了解，在美国的337调查中对于专利侵权案件，申诉方和被诉方可以以签订和解协议的方式解决，和解的优点是不会被ITC下达禁止进口令，仍可以保住一定的市场，但得向专利权人交纳知识产权使用费。如非和解而被裁定侵权，那么ITC将可签发普遍排除令、有限排除令及停止或禁止令。普遍排除令禁止某一种类的所有进口产品进入美国市场，有限排除令只禁止被调查企业的侵权产品进入美国市场，停止或禁止令要求侵权企业停止侵权行为，否则将会被处以10万美元/日的罚款。
无论是以和解的方式还是以排除令或禁止令结案，都会对中国的涉案企业及其上下游产业产生出口贸易抑制效应，即使以和解方式结案，也需要支付高昂的专利费，涉案产品及上下游产业的产品对美国的出口会受到影响;而以排除令或禁止令结案，涉案产品及相关产品将永久地被排除在美国市场之外，这对于我国LED照明产业链整体来说都是重大打击。
诚然，中国LED行业是站在巨人的肩头上发展起来的，这也导致了在LED专利版图上处于弱势，未来中国LED产业要发展壮大，不可避免地要遇上各种各样的专利纠纷问题。然而，环顾LED行业“专利战”的现状，可以发现，国外LED企业比较重视专利申请，而国内很多企业却还没有保护知识产权的意识，有人因此指出，这也是目前LED行业轰轰烈烈的“专利战”大都停留在国际上，国内LED企业之间专利掐架却小打小闹上不了法庭的重要原因。
337调查是美国维护本国知识产权利益的一把尖锐利器，中国LED企业不遇则已，一旦遇上了，不论是采取选择消极逃避，还是积极应诉，只能说，该来的始终都是逃不开。既然逃不开，那就需要我们未雨绸缪，“知己知彼”，不能一知半解，更不可懵然不知。
下面智库君就从基本概念开始再进行详尽的阐述。
根据美国《1930年关税法》第337节(现被汇编在《美国法典》第19卷第337节)的规定，如果任何进口贸易中存在侵犯知识或其他不正当竞争的行为，美国国际贸易委员会(USITC)都可以进行行政调查。如果ITC认定某项进口产品侵犯了美国国内知识产权，或虽未侵犯知识产权但其效果破坏或者实质上损害美国某一产业，或阻碍该产业的建立，或对美国商业或贸易造成限制或垄断，则ITC有权采取制裁措施。这就是所谓的“337调查”。
337调查具有四大特点，其一，它立案容易，发起“337调查”的申请人只需证明在美国存在与申请人主张的知识产权相关的产业，不需证明有损害;其二，它的处罚严厉，一旦被认定侵权，非但被申请人的相关产品，其他同类的产品也有可能被禁止进入美国;其三，它的调查周期短，大多数情况下，ITC的调查期限为12-16个月，复杂案件可能会延长至18个月，而联邦地区法院的专利案件审查周期长达两年甚至更长;最后，它对物管辖，对于所有进口到美国的产品，适用属物管辖权。只要能够证明存在涉案进口产品，申请人就可以请求ITC对世界各地的被控企业同时展开调查。仅在涉及禁止令时才需考虑对人管辖权。
337调查的各参与方
337调查涉及多方主体，通常包括ITC、申请人、被申请人以及第三方等。如下表：
相关主体
具体机构/主体
职能及权利义务
美国国际贸易委员会
（ITC）
不公平进口调查办公室
受理“337调查”申请，并初步调查决定是否立案
行政法官
负责案件的审理和发布初裁
ITC委员
对初裁进行复议并作出终裁
当事人
申请人
向ITC提出“337调查”申请
被申请人
根据ITC的立案通知和传票答复
第三方
认为调查结果会对其利益产生影响的企业可以第三方名义申请参与调查
律师
政府律师
代表公共利益的独立一方全面参与调查
代理律师
代理申论人或被申请人的“337调查”案件
美国专利商标局
专利审判和上诉委员会
根据当事人的请求的请求对涉案专利权、商标权进行审查
美国总统
美国贸易代表办公室
审议ITC作出的“337”调查终裁
美国联邦法院
联邦地区法院
受理“337调查”案件中的反诉
联邦巡回法院
对当事人不服ITC终裁（总统审查后）的上诉进行司法审查
联邦最高法院
终审裁判
美国海关
美国海关与边境防卫局
ITC决定的执行机构，扣押或禁止侵权产品进入美国
337调查的基本程序
337调查的基本程序主要包括立案、证据开示、听证会、行政法官初裁、复审和终裁，以及总统审查等。例如上述由科锐发起的337调查中，本月初所收到的就是美国国际贸易委员会有关337-TA-947(部分LED产品及其同类组件)调查案的初步裁定通知，因侵犯了美国专利号8596819(LED照明产品效率)、美国专利号8628214(LED照明产品效率)、美国专利号7976187(全方位LED照明产品)、美国专利号8766298(LED元器件结构），在初裁阶段，ITC法官裁定的判决结果就显示支持科锐对费特电气公司和其亚洲供应商东贝光电科技有限公司有关侵犯专利和发布虚假广告的控诉(另外，费特和东贝在未能达到能源之星标准/或要求的部分产品上粘贴能源之星标签，这一发布虚假和误导性广告的行为被裁定违法)。按照目前情况可以预期，美国国际贸易委员会或将于2016年11月29日对该项调查案作出最终裁决。
由于初裁只是初步的意见，如果当事人有异议，ITC可以对初裁进行复审，委员会本身也可以主动进行复审。ITC的复审决定是最终裁定，一旦公布就立即生效，其相应的救济措施也生效。一般来说，终裁很难再做出更改，虽然美国总统有否决终裁结果的权力，但实践中很少发生。对于终裁结果，被告可以向美国联邦上诉法院上诉，但需要在60天内提出。如果上诉法院也认为裁决有效，则被诉产品将彻底丧失在美国市场销售的机会。
可以看到，337调查的整个过程时间很短，通常从立案到结案不超过18个月，而这期间的费用通常高达300-600万美元，甚至更高，要在短时间内耗费大量的人力，物力和财力，这对于我国企业，尤其是中小企业来说是一个重大的负担。
根据“337”调查普遍排除令规定，一家败诉，连同该国其他生产该产品的企业同样也要退出美国市场。基于此，美国企业有时会选择中国出口能力较强的行业中的中小企业作为337调查的对象，一旦有一家中小企业败诉，就可以运用普遍排除令限制我国整个行业中的所有企业对美国的产品出口。因此，337调查的危害甚大，如果不应诉，就会丧失相关的市场，危害到整个行业的发展，如同一种大面积杀伤性的武器，其危害不逊于反倾销。
1
立案
1、提出申请：可由申请人提起，也可由ITC发起，但ITC很少主动发起。
2、公布案件：《联邦公报》公布立案公告后，“337调查”程序正式开始。
2
证据开示
1、问卷：一方当事人可向其他当事人送达问卷并要求答复。
2、根据请求人的要求制作文件，或允许请求人复制或调查被请求人的文件。
3、进行现场检查和/或电子取证。
4、获取证人证言和/或确定专家证人。
5、承认：当事人可向其他当事人送达书面请求要求其承认与调查有关事实。
6、承认：当事人可向其他当事人送达书面请求要求其承认与调查有关事实。
传票：当事人可以请求ITC发出传票要求美国境内的第三人提供相关信息。
3
听证会
1、听证会前准备：庭审前陈述、准备庭审证据等。
2、听证会：陈词、举证、询问等。
3、听证会结束：提交所有证据及辩论状。
4
初裁
行政法官就被申请人行为是否违反337条款作出初裁。
5
复审及终裁
任何一方当事人可在行政法官初裁后10日内提出复审请求，ITC可接受或者拒绝请求，也可主动决定复审。ITC可维持、撤销、修改、驳回初裁的部分或全部决定，也可发回重审。
6
总统审查
如果ITC裁定有违反“337条款”的行为，总统可在60日内出于政策原因进行审查，衡量裁决的利弊。
337调查的处罚结果
如果ITC认定进口产品在美国市场上侵犯了知识产权，可能的处罚结果如下：
1
普遍排除令
这是所有的处罚结果中影响最为宽泛的不仅针对被申请人的产品，还禁止所有同类侵权产品进入美国市场，而不区别原产地或生产商，同时还包括目前和今后未掌握的生产商和进口商。
2
有限排除令
禁止被申请人的侵权产品进入美国，可适用于被申请人现在和今后生产的、存在侵权行为的所有类型的产品，效力可扩大到包含侵权物品的上游零部件产品，以及下游或下级产品。
3
禁止令
禁止令是为了禁止继续销售、库存、宣传、广告等已经进口到美国的侵权产品。与排除令的区别在于，排除令主要由海关执行，禁止侵权产品入关，针对还没有进口美国的产品；而禁止令由ITC自行实施，针对已经进口到美国的产品。禁止令可以单独适用，也可与排除令同时适用。
4
同意令
“337调查”中，除和解方式外，双方当事人还可以同意令方式终止调查。同意令一般由申请人和被申请人联合提交动议，也可单独由被申请人提出。同意令与和解协议类似，但保留了ITC的管辖权。
5
扣押和没收令
如果ITC曾就某一产品签发过排除令，而有关企业试图再次将其出口到美国市场，ITC可以签发扣押和没收令。美国海关可以据此扣押并没收所有试图出口到美国市场的侵权产品。
6
罚款
在签发排除令和禁止令后，有关当事人如果违反ITC的命令，将面临10万美元/日的罚款或相当于其每日违令输入美国产品的美国国内价值2倍的民事处罚，两者中取高者。
7
临时救济措施
申请人可以在提交调查申请的同时，或者在ITC正式立案调查之前，要求ITC采取临时救济措施，包括临时禁止令和排除令。ITC同意采取临时救济措施的理由包括：初步认定存在违反337条款的行为，且如果不采取临时救济措施，美国国内产业有可能受到立即发生的、实质的损害，或者美国国内产业的设立有可能受到威胁。
如果ITC接受申请，调查开始后的90日内（复杂案件150日内）签发临时禁令。如果ITC认为申请的依据不充分，或采取临时禁令会对被申请人造成重大损害，则可以要求申请人提供保证金。在实施临时救济措施期间，如果进口商继续进口涉案产品，必须缴纳保证金，数额由ITC决定，并能足以保护申请人的利益。如果最终裁决侵权成立，保证金将归申请人所有。
337调查的应对
对于337调查，企业可在调查前、过程中以及结束后等不同阶段开展有针对性的工作加以应对。
调查开始前
在生产经营和对外贸易活动中，对美出口企业可以采取预防性措施，避免成为337调查的被申请人：
1. 在生产对美出口产品时，先初步分析评议出口到美国的产品是否落入美国授权专利、集成电路布图设计等的保护范围，以及使用的外观设计及商标是否和美国授权的外观设计和商标类似。如果发现有侵权的可能，应及时对产品进行规避设计。
2. 对于无法规避而又必须使用的核心专利技术，应积极准备谈判，探索采取支付许可费、购买专利或合资、合作等措施的可行性，尽量避免因“337调查”而失去美国市场。
3.在接受进口商、承销商以及分销商委托加工、制造和销售对美出口产品时，应通过协议明确约定知识产权免责条款。
4.生产或出口前主动在美进行合理知识产权布局。拥有一定数量的美国专利权，对申请人也是一种对抗和威慑。同时设计可能的替代方案，减少侵权可能性。
5.委托律师出具出口产品不构成知识产权侵权的法律意见书，避免在“337调查”中被判故意侵权，并承担3倍赔偿金的处罚。
6. 企业应尽快建立面向全球的知识产权战略，提高自身知识产权风险意识和整体防御能力。
调查过程中
如果企业成为337调查的被申请人，可以采取如下措施加以应对：
1. 权衡是否应诉
当面临337调查时，被申论人应首先权衡利弊并作为选择是否应诉。应诉与否主要关乎成本利益分析和企业的发展战略。337调查的应诉费用根据情况不同通常为几万至上百万美元不等，企业要从成本收益的角度考虑应诉是否值得。
例如，如果应诉成本大于能从该市场获得的利益，或者美国对于该企业来说市场份额较小，并且以后也没有发展成为重要市场的潜能，则应慎重权衡是否应诉。除此之外，企业还应考虑不应诉带来的消极后果：对于缺席应诉的被申请人，行政法官可以推定申请书中的事实成立并认定申请人违反337条款，进而签发排除令阴止被申请人的产品进入美国市场。如果企业选择不应诉，其后果等于放弃了美国市场。假如美国市场对该企业意味着生死存亡，即使企业的规模很小，美国市场份额不大，也应当应诉求存。总之，企业应根据具体情况不同，仔细权衡，慎重做出决定。
2. 是否作为第三方应诉
第三方根据自身利益的考量如果愿意参与调查程序，可向ITC提交希望参与调查程序的书面协议，并同时提交其已经向每个当事人送达该动议的证明，调查机关会进行审查。如果利害关系方不参与调查，将失去利用调查程序收集信息、表达主张的机会，最终可能会受到ITC作出的裁决以及有关救济措施的影响。
3. 应诉团队
企业决定应诉337调查后，应立即着手组建应诉团队，包括内部团队与律师团队。337调查节奏快、工作量大，需要高素质的团队迅速应对。
(1) 企业内部团队
领导人员：需要一个能对案件的大部分事情作出决策的人负责案件的统筹安排。
技术人员：产品技术问题往往是关乎是否侵权的核心问题，精通技术的人员参与应诉团队是必不可少的。
市场人员：“337调查”往往是市场之争，需要市场人员准备大量市场销售方面的数据和资料。
行政人员：企业往往需要短时间内提供大量的证据，所以需要负责整理文件资料的工作人员加入团队。
行政人员：企业往往需要短时间内提供大量的证据，所以需要负责整理文件资料的工作人员加入团队。
（来源：新兴产业智库，特别鸣谢“LED产业专利联盟”对本文的贡献。）
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